Cyberlaw

 

Protecția numelui de domeniu în fața mărcii

Am scris într-un articol anterior despre șansele pe care le-ar avea un nume de domeniu în fața unei mărci identice ca denumire și înregistrată anterior. Era un text ce încerca sa găsească câteva dintre argumentele care ar fi putut fi aduse în susținerea deținătorului de domeniu, dar nu reușisem să cuprind întreaga speță și de aceea am revenit cu detalii.

1.Pe lângă cazurile cu Simona Halep și Amazon România, pe lista de dispute udrp se înscrie și racing-planet.ro, domeniu împotriva căruia s-a deschis procedura de arbitraj de către deținătorul mărcii cu același nume, înregistrată în Germania. Așa cum încercam să subliniez și în articolul anterior, detaliile acestei spețe pot constitui tot atâtea argumente cât pentru a nu decide cu ușurință în favoarea mărcii, chiar dacă aceasta este anterioară și chiar dacă aceasta are aceeași denumire cu domeniul.

Nu aș vrea să credeți că voi lăsa niște argumente desprinse de regulile procedurii udrp (Uniform Domain Name Resolution Policy) și tocmai de accea, amintesc că, dincolo de ceea ce a devenit aproape o uzanță în negarea legimității unui domeniu doar pentru că este identic cu o marcă, regulile acestor dispute sunt fundamentate pe 3 condiții necesar a fi îndeplinire de către reclamant pentru ca decizia să fie în favoarea acestuia. Aceste trei condiții (elemente), pe care reclamantul trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ, nu se limitează la demonstrarea existenței unei mărci identice sau similare cu un domeniu înregistrat ulterior. Așadar simpla identitate și anterioritate a mărcii nu ar trebui să constituie unicul argument pentru a decide în favoarea mărcii.

(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

Așa cum arată și textul articolului 4.a., condiții distincte de dovada existenței unei mărci similare, identifică lipsa unor interese legitime(ii)  în deținerea numelui de domeniu precum și înregistrarea cu rea credință (iii). Amintesc aceste aspecte întrucât, de foarte multe ori ultimele două elemente sunt probate insuficient de către reclamant, lipsa unui interes legitim fiind expusă uneori ca o consecință a utilizării unei denumiri identice cu o marcă. Alteori aceleași probe aduse în susținerea primului element sunt expuse și pentru celelalte două condiții. Astfel de practici sfidează motivul pentru care elementele au fost departajate și cerute a fi probate individual. Este ca și cum am admite poziția secundară pe care o condiție ar avea-o în raport cu celelalte, pentru că, dacă s-ar fi considerat că înregistrarea cu rea credință și nelegimitatea folosirii unui domeniu sunt consecințe firești ale încorporării unei mărci într-un domeniu, cu siguranță că nu fi fost nevoie să demonstrăm decât că o marcă a fost înregistrată anterior și este identică sau similară până la confuzie cu numele de domeniu.

Existența celor trei elemente distincte care condiționează reclamantul în susținerea poziției sale demonstrează că fiecare dintre acestea are o valoare proprie în lista argumentelor, lipsa probării oricăruia dintre aceastea dând câștig de cauză deținătorului de domeniu. În felul acesta putem da un răspuns și la întrebarea din articolul anterior.

2. DA, un domeniu identic cu o marcă înregistrată anterior are șanse de câștig întrucât deținătorul domeniului poate demonstra legitimitatea deținerii domeniului sau înregistrarea acestuia cu bună credință iar oricare dintre acestea sunt suficiente, cel puțin teoretic, pentru respingerea cererii proprietarului mărcii.

Oricare dintre acestea.

Ori, mai degrabă spus, nu trebuie să demonstreze acest lucru ci doar să desființeze argumentele reclamantului prin care s-ar încerca să se susțină contrariul.

Reținând acest aspect importanței fiecăruia dintre cele trei elemente impuse reclamantului a fi dovedite, redau mai jos detaliile de caz iar pentru cei interesați, la sfâșitul articolui, am lăsat plângerea reclamantului în format fără anexe.

Domeniul racing-planet.ro a fost înregistrat la începutul anului 2011, acest aspect fiind cunoscut de deținătorul mărcii anterioare de la care deținătorul domeniului .ro achiziționa produse pentru a le distribui pe piața românească.

Domeniul este într-adevăr identic atât cu corespondentul ” .de” cât și cu marca căreia îi corespunde același nume. Important de menționat este totuși faptul că avem de-a face o marcă înregistrată doar pentru Germania, așadar cu protecție limitată la acest teritoriu, care a funcționat ca atare până în anul 2015 când dețintorul și-a înregistrat marca la nivel European.

Începând cu data înregistrării mărcii din Germania (2005) și până la înregistrarea mărcii la nivel european, deținătorul domeniul .de nu a făcut nici un demers pentru a mării sfera de protecție a denumirii sale în afara teritoriului Germaniei. Este evident dreptul fiecărui deținător de marcă de a alege modalitatea în care își protejează interesele sale, dar lipsa aceasta de interes a durat o perioadă prea mare de timp și a inclus teritoriul României, unde, deși ajungeau produse furnizate către anumiți clienți, nu a fost făcut nici un demers de protecție.

Mai mult decât atât, cunoscând existența domeniului .ro încă de la înregistrare (așa cum declară însăși reclamanta), nu doar că nu au existat demersuri pentru mărirea sferei de protecție a mărcii la alte teritorii, dar deținătorul acesteia nu a întreprins nici măcar acțiuni împotriva dețiătorului racing-planet.ro, trecând mai bine de 7 ani până când procedura udrp a fost deschisă.

3.Anii sunt importanți, importantă fiind și vizualizarea acestei mari perioade de timp 2011 – 2015 – 2018 în care domeniul .ro a funcționat (de fapt) cu acordul dețintorului mărcii din Germania, ceea ce justifică interesul legitim pe care deținătorului mărcii germane nu îl poate contesta.

Este adevărat, nu știm ce a justificat cu adevărat o anumită atitudine, de ce cineva a ales să facă un anumit lucru sau să se abțină de la o anumită acțiune, care, totuși îi era la îndemână și pe care ar fi putut să o acceseze cu ușurință. Nu știm exact, putem doar bănui, iar anumite circumstanțe ne pot ajuta să înclinăm mai mult balanța în favoarea uneia dintre supoziții. În plan concret, dacă facem abstracție de posibilitatea ca deținătorul mărcii să fi acceptat folosirea denumirii și am susține că acesta nu dorea ca domeniul .ro să existe în paralel ori ca marca sa să nu fie protejată pe teritoriul României, cu siguranță că acțiunile sale ar fi trebuit să sprijine un astfel de interes. Din ceea ce reclamanta a ales să probeze în justificarea interesului proprietarului de marcă pentru protejarea mărcii sale, se poate reține doar susținerea transmiterii unui email către deținătorul domeniului “.ro” imediat după înregistrarea acestuia, adică la începutul anului 2011.

Cu alte cuvinte, dintre toate procedurile aflate la dispoziția dețintorului de marcă pentru protejarea mărcii sale și impunerea protecției inclusiv la nivelul României, acesta a ales DOAR să transmită un email. Deși procedura udrp era deschisă și accesibilă încă din 2011, deși acesta își putea înregistra marca pentru România sau la nivel european, deținătorul de marcă a considerat inadecvat să urmeze aceste proceduri în pentru o perioadă de mai bine de 7 ani.

4.Întrebarea care se poate pune în acest context este – se poate justica un interes legitim în deținerea unui nume de domeniu “.ro” în privința căruia acțiunea însăși a proprietarului de marcă face dovada acceptării tacite a folosirii denumirii în aceste teritorii?

NU este vb de principiul teritorialității, dar se poate aduce și aceasta în discuție întrucât limitele protecției sunt justificate de lipsa unui interes de protecție în alte teritorii, în caz contrar deținătorul putând înregistra în mai multe teritorii. În cazul în care deținătorul mărcii alege să își înregistreze o marcă la nivelui unui/unor teritorii, alege implicit și ca denumirea să nu fie protejată, prin urmare să poate fi folosită, în mod liber, de oricine, la nivelul celorlalte teritorii neavute în vedere prin înregistrarea sa. Iar dacă această consecință  firească ar putea să nu funcționeze pe perioade mici de timp, cu atât mai mult ea este demonstrată când trec 5 ani ori 7 ani.

Tot cu referire la regulile udrp, probe ale înregistrării cu rea credință (cel de-al treilea element de probat) este considerată a fi inclusiv circumstanța care să indice că deținătorul domeniului, în mod intenționat, a încercat să obțină un câștig comercial datorită confuziei create între domeniu și marca anterioară.

Analizând acestă susținere, care a fost adusă într-un anumit mod și în cererea reclamantei din acest caz, nu pot să nu observ câteva dintre elementele sale definitorii între care se poate număra “caracterul intenționat” al acțiunii deținătorului. Confuzia (dacă va fi acceptată, deși website-uri care folosesc culoarea (larg răspândită) “bleu”, dar logo-uri diferite, nu pot fi considerate, în mod obligatoriu, a induce publicul în eroare), chiar demonstrată, nu reprezintă o probă în sine cât pentru a demonstra faptul că deținătorul a încercat să obțină un avantaj material de pe urmele acestei confuzii, fiind necesar să fie probat și elementul intențional.

Pe acest aspect, cred, că se poate discuta destul de mult, sunt opinii care susțin că diferența între intenționat și neintenționat rezidă în reprezentarea caracterului ilicit. Cel care acționează intenționat are întotdeauna reprezentarea faptului că acțiunea sa este ilicită. 

Se poate oare susține că deținătorul a avut reprezentarea caracterului ilicit al utilizării numelui de domeniu în cauză în contextul în care nici o acțiune a proprietarului de marcă nu a demonstrat intenția acestuia de a proteja acel nume și la nivelul României?

Se poate oare susține că deținătărul avea reprezentarea caracrerului ilicit al folosirii denumirii racing planet când, chiar ulterior transmiterii emailului de către proprietarul de marcă, relațiile comerciale au continuat, din spusele reclamantei, până în 2012? Și, chiar și după această așa-zisă încetare a relațiilor comerciale, ce poate proba intenția dețintorului domeniului .ro în contextul în care proprietarul mărcii a ales ca timp de încă 5 ani să nu își protejeze susținutele drepturi și la nivelul României?

 

 

 

Racing planet complaint WIPO from Monica Lupașcu
Monica Lupașcu Romanian Lawyer since 2005 with LL.M. in Intellectual Property Law. She currently activates as European Trademark Attorney and internet and technology legal practitioner.   monica.lupascu@nullcyberlaw.ro

Răspunde și tu